出願・管理・侵害対策 / 中小企業で必要な商標の仕事を第一線で活躍する弁理士が徹底解説 / 登録料改訂による負担軽減に対応 「改訂にあたって」より

  初版から2年がたち、大きな改正が重なったことからこれらを網羅した改訂版とすることになりました。これらの改正は商標の利用を促進する改正であるものの、商標出願を担当する者としては、これまでとは異なる手続上の注意や新たな検討が必要となっています。

  例えば、小売業等の役務が商標として保護されることとなり、あわせて商標登録の料金が改定され、団体商標の出願人の制限が緩和されることになりました。

  これらの規制の緩和により、商標の出願がより身近なものとなり、小資本の方など多くの事業者が商標出願の対象となるようになりました。その一方で、1区分内で広範な範囲を出願した場合は「使用証明」を求める運用が導入され、出願前に実質的に検討する事項が増えることとなりました。

  商標に関してはさまざまなトラブルが新聞紙上をにぎわしておりますが、本書の目的にありますように誰でもが商標の手続ができるようにさらに充実した内容にまとめたつもりです。また今回は、(財)対日貿易投資交流促進協会(ミプロ)の外国ブランド権利者名簿制度も入れ、海外との取引に関係している方の便宜も図れるようにしてあります。これらの事態に対応しなければならない読者の皆さまの参考としていただければ幸いです。

  最後に、今回の改訂にあたり中央経済社の編集者の露本 敦さんには予定どおりの進行ができずご迷惑をおかけすることとなりお世話になりました。ここに深く謝意を申し上げる次第です。

2008年9月1日
正林真之

「はじめに」より

  商標というのは、我々にとって最も身近な知的財産です。しかしながら、身近な知的財産であるとは言っても、実際に商標登録がどこで行われ、またその商標権がどのように活用されるかということについて、詳しく知る人はそう多く居るわけではありません。

  また、企業の知的財産部や法務部に属する方であれば、そのこと自体はよくご存知なわけですが、より詳しい手続となると、やはり戸惑うものがあります。それに、企業にしても、知的財産部や法務部を一歩離れてしまえば、商標登録はどこの官庁で行われるのかということについてすら、全く知られていないわけです。いずれにしても、これだけ身近な知的財産でありながら、商標登録に関連する多くの方々が、何らかの問題を抱えており、自分の商標登録をスムーズに行うことができない状態でいるのが現状です。
 

  こうしたことを解決するために、商標登録に関する代理業務を行う職種として、弁理士という職業があります。商標登録というのは、実は特許庁という官庁に対して商標登録出願をすることで行われるわけですが、弁理士はその特許庁に対する職業代理人です。けれども、弁理士と言っても様々ですから、誰に依頼すればよいのかわからないというのが現実問題としてあるのです。無論、特許庁の工業所有権相談所や日本弁理士会の発明相談所に行けば、商標登録の手順はきちんと教えてくれますし、また、場合によっては弁理士の紹介をしてくれることもあるでしょう。

  けれども、弁理士の数は、実はそれほど多くなく、商標を専門にしてそれをきちんと行える弁理士の数というのは極めて少ないのです。そして、そこから生じる問題としては、商標を専門とする弁理士で有名な先生は非常に仕事が多く、素人の質問や出願手続などに構っている時間などない場合が多いのです。その一方で、素人の出願や相談に関してゆっくりと相談にのれる弁理士というのは、仕事が少なく、あまり当てにできないことも多いのです。要するに、自分の背丈に合った弁理士を選ぶというのは、非常に困難なものがあるのです。更に、商標登録に関する各弁理士の取り扱い手数料も様々ですから、果たしてその手数料(弁理士手数料)が高いのか安いのかもわかりませんし、その目安になるものもわからないというのが普通ではないでしょうか。

  一般的に、こうしたことは、商標に関する問題としてインターネット等で検索すれば、それなりの検索結果が得られ、安くて早い弁理士なども見つかるかもしれません。けれども、そこにいきなり仕事を頼むというのは、やはりそれなりの勇気が要るものです。

  こうしたことから、大抵の場合には、歯医者を選ぶのと同じように、弁理士においても、紹介という手段が用いられるのが普通です。
 

  しかしながら、商標登録出願というのは、実はそれほど難しいものではありません。そのやり方さえわかってしまえば、弁理士に依頼しなくてもできる類のものです。無論、これから事業の命運の全てを賭けて出願をし、かつ同時に使用も開始するといったような深刻な状況にある場合には、専門家である弁理士の鑑定等を受けて、きちんとした手続をする必要があるでしょう。けれども、「こんな商標を取って将来活用できるかもしれない」というようなまだ未来の構想段階では、自分である程度の調査をして、商標登録出願を自分でしてみるというのも面白いものです。

  幸い、特許庁というのは日本の中でも最も親切でかつ電子化の進んだ官庁です。現在では、パソコンを使ってインターネット経由で特許庁に商標登録をすることができるようにもなり、また、特許庁のホームページにアクセスすることによって、容易に商標の検索をすることができるようになっています。こうしたことから、これらのツールを充分に活用することによって、自分で商標調査や商標登録出願をし、それに対抗することは十分に可能な状況になっています。これは、一般企業などで、商標登録出願に関する手数料のコストを抑えたいと考えている方にも有用な情報です。けれども、今まではそういったことをきちんとする本というのは、なかなか無かったというのが現実です。
 

  それはなぜかといえば、そうした本を出すことによって、弁理士という職業の仕事量が減少するというような考え方をする方が居たためです。けれども、そういった狭い考え方というのは、これから捨て去られていくものだと思います。商標登録を各自が行うことができるようになれば、商標に関する事件がこれから増えていくことになります。そうしますと、そうしたトラブルが起こったときにこそ、弁理士という職業代理人のプロフェッショナルが発揮されることになります。ですから、商標に関心を持つ方が増え、それによって商標に関する相談事が多くなれば、それこそ弁理士の活動領域が広がるものだと私は信じています。

  ですから、皆さんにおかれましては、本書によって商標登録出願に関する手続を行う上で必要な知識を深めて頂き、より商標を身近なものにして欲しいと思っています。そして、商標制度というものを皆様の経済活動にうまく役立てて頂き、商標に関するトラブル(他人による模倣や権利侵害の問題)等が生じた場合には、難しい問題である場合には特に、職業代理人である弁理士に依頼をし、自らの事業を法律的な面からもしっかりとフォローして頂ければと思っています。
 

  最後に、本書の出版にあたり、このような機会を与えていただいた中央経済社、編集次長 露本敦氏、安澤真央氏に感謝いたします。

平成18年6月
正林真之

会社の商標実務マニュアル 「登録」から「ブランド防衛」まで 第2版

監修:正林真之
著者:小野寺隆 藤田和子 園部武雄
出版:中央経済社
A5判 / 304ページ
価格:2,800円(税別)
発行日:2008/10/31

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目次紹介 / 見出しでわかるこの本の充実した内容
改訂にあたって
はじめに
 
 序章 商標法について
I 本書の性質とその使い方
II 商標とは
 1商標とは
 2知的財産
(1)
知的財産の保護
(2)
有体物に対する所有権との相違
(3)
産業財産権
III 商標法と他の法律との違い
(1)
特許法,実用新案法,意匠法との違い
(2)
著作権法との違い
(3)
商法・会社法(商号)との違い
(4)
不正競争防止法との違い
(5)
知的財産の一覧
 コラム新しいタイプの商標
IV 出願から登録までの流れ
 
 第1章 出願の前に
I 商標を検討する
 1出願に際して,何を検討すべきか
(1)
商標と標章
(2)
商標および商品・役務の検討
 2商標の検討
(1)
出願できる商標の種類
(2)
標準文字による出願
(3)
立体商標による出願
(4)
ドメインネームについて
(5)
団体商標による出願
(6)
地域団体商標による出願
(7)
防護標章による出願
 3商品または役務の検討
(1)
商標法における商品とは
(2)
商標法における役務とは
(3)
状況に応じて変化する商品・役務
 4商標の使用
(1)
商標法2条3項に規程される商標の使用
(2)
商標の機能を発揮しない使用について
(3)
異なる商品・役務の使用となる商品または役務の使用
(4)
トラブル回避のために
 5商品または役務の指定
(1)
指定商品または指定役務
(2)
区分と権利範囲の関係
(3)
どのような商品名または役務名で指定するか
(4)
出願すべき区分がわからない場合
II 商標調査
 1商標調査の必要性
(1)
商標調査とは
(2)
調査の使い分け
 2商標の類似
(1)
商標法上の商標の類似
(2)
商標の類似判断の基準
(3)
商標の類否判断の基準
(4)
結合商標の類否
(5)
要部(識別力を有する部分)を含む商標の類否
(6)
各要素の判断方法
(7)
立体商標
(8)
地域団体商標
 3商品・役務の類似
(1)
商品・役務の類似とは
(2)
商品・役務の類否判断
 4調査用データベース
 5商標調査の手順
(1)
商標
(2)
商品,役務
 6IPDLを使った商標検索の方法
(1)
商標出願・登録情報
(2)
称呼検索
(3)
図形商標検索
III 出願に際して注意すべき点
 1商標登録に必要な要件
 2適式な商標登録出願であること
 3識別性を有すること
(1)
普通名称・慣用商標
(2)
記述的な商標のみからなる商標
(3)
ありふれた氏または名称のみからなる商標
(4)
極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
(5)
その他の識別力を欠く商標
(6)
使用により識別力を有した商標
 4不登録事由に該当しないこと
(1)
公益的理由に基づく登録を受けることができない商標
(2)
私益的理由に基づく登録を受けることができない商標
 5使用意思を有する商品または役務を指定すること
(1)
業務を行う者が法令上制限される役務
(2)
出願人の業務が法令上制限されている場合
(3)
いわゆる小売等サービスを指定する場合
(4)
1区分内において8以上の類似群にわたる商品または役務を指定した場合
(5)
商標法6条1項および2項の規定に従った商品または役務を指定すること
 6特殊な出願の出願時における注意点
(1)
団体商標制度における注意事項
(2)
地域団体商標制度における注意事項
(3)
防護標章制度における注意事項
 7出願に際して注意すべき点
(1)
出願の要否の検討
(2)
出願形式の検討
(3)
出願を行う指定商品または指定役務について
(4)
指定できる商品・役務,指定できない商品・役務
(5)
出願人について
 
 第2章 商標登録出願から登録までの手続
I 商標登録出願
 1出願書類の作成
 2出願方法
 3インターネット出願
II 商標審査での手続
 1出願後の手続
 2審査過程で出願人ができること
(1)
出願の審査状況を知りたい
(2)
審査を早く進めたい
 3拒絶理由通知
(1)
意見書の提出
(2)
補正書の提出
(3)
上申書の提出
(4)
出願分割
(5)
その他
(6)
何もしない
 4意見書の記載方法
 5補正書の記載方法
 6全文補正
 7部分補正
 8補正ができる範囲について
(1)
指定商品または指定役務の補正
(2)
商標についての補正
 9拒絶理由通知書の実例とその対応
(1)
業として行うことが禁止されている役務を含む場合
(2)
商標が商品の品質などを表示している場合
(3)
商標が商品の産地などを表示している場合
(4)
商標が商品の品質等を表示しかつ商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある場合
(5)
商標がありふれた氏を普通に表示している場合
(6)
商標が自他商品等の識別標識として認識できない場合
(7)
商標が「協会」の語を含むものである場合
(8)
商標が著名な人物名と同一の場合
(9)
先行する登録商標と類似する場合
(10)
商標が周知著名商標を一部に含む場合
(11)
商標を指定商品等に使用した場合に品質誤認を生ずるおそれがある場合
(12)
指定商品・指定役務が不明確である場合
(13)
同日に出願された同一または類似の出願登録商標が存在する場合
 10審査後の手続
(1)
拒絶理由が解消しなかった場合
(2)
登録すべきと判断された場合
 11登録料について
(1)
設定登録時
(2)
権利の維持
(3)
登録料の金額
 12登録料納付後の手続
 
 第3章 審判手続
I 審判手続
II 査定系の審判
 1拒絶査定不服審判
(1)
手続
(2)
審判請求の効果
 2補正却下不服審判
(1)
手続
(2)
審決の効果
III 登録異議の申立て
(1)
手続
(2)
決定の効果
IV 当事者系審判
 1無効審判
(1)
手続
(2)
無効審判を請求できる者
(3)
請求できる無効理由
(4)
請求できる時期・範囲
(5)
効果
 2不使用取消審判
(1)
手続
(2)
不使用取消審判を請求できる者
(3)
請求できる時期・範囲
(4)
審決の効果
 3商標権者による不正使用取消審判
(1)
請求の要件
(2)
不正使用取消審判を請求できる者
(3)
請求できる時期・範囲
(4)
審決の効果
 4使用権者による不正使用取消審判
(1)
請求の要件
(2)
不正使用取消審判を請求できる者
(3)
請求できる時期・範囲
(4)
審決の効果
 5権利移転に伴う不正使用の取消審判
(1)
請求の要件
(2)
不正使用取消審判を請求できる者
(3)
請求できる時期・範囲
(4)
審決の効果
 6代理人等による不当登録についての取消審判
(1)
請求の要件
(2)
請求できる時期・範囲
(3)
審決の効果
 
 第4章 商標権の維持・管理
I 商標権の維持・管理の大切さ
II 商標権の活用
 1商標の三大機能
(1)
商品またはサービスの出所を表示する機能(出所表示機能)
(2)
商品の品質またはサービスの質を保証する機能(品質保証機能)
(3)
商品またはサービスの広告・宣伝をする機能(広告・宣伝機能)
 2商標の効果
(1)
「Good Will」の形成
(2)
もの言わぬセールスマン
III 周知,著名商標の保護
 1専用権,禁止権の範囲での権原なき者の使用
 2希釈化防止・毀損防止
 3他人による類似商標の登録防止
 4普通名称化防止
 コラム周知・著名商標と普通名称化
IV 商標の経済的利用
V 存続期間の更新登録の申請,不使用商標の整理
 コラムミプロ(MIPRO)発行の「外国ブランド権利者名簿」について
 
 第5章 侵害
I 侵害品を発見したとき
II 検討すべき事項
 1商標権が有効であるか
 2その商標を指定商品または指定役務に使用しているか
 3商標権と同一または類似の範囲に属するか
III 対応策
 1侵害物品を押さえる
 2警告書の送付
 3弁理士の鑑定や特許庁の判定を求める
IV 侵害行為に対する救済手段
 1裁判手続による救済
 2裁判外による救済
V 他社から警告を受けた場合
(1)
分析
(2)
回答
VI 警察による救済
 1告訴
 2非親告罪
 3故意(犯意)の立証
 
 第6章 外国に出願するには
I 商標に関する条約
 1パリ条約
 2TRIPs協定
 3マドリッド協定議定書
II 商標権取得希望国の調査
III マドリッド協定議定書による出願
(1)
APPLICANT(出願人)
(2)
THE MARK(標章)
(3)
GOODS AND SERVICES(商品および役務)
(4)
DESIGNATED CONTRACTING PARTIES(指定締約国)
(5)
SIGNATURE BY THE APPLICANT OR HIS REPRESENTATIVE(出願人または代理人の押印または署名)
(6)
手数料
 
おわりに