商標権のトラブルを避けるための措置

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問題のある商標がないか調査する

新たに使用するブランド名やサービス名、会社名などを使用するに際しては、まずその名称が他人に取得されていないか調査する必要があります。

商標制度は、使用している、していないにかかわらず先に出願した方に原則として権利を付与する制度を採用しております（「先願主義」といいます）。そのため、検討する商標が既に登録・出願されている場合とそうでない場合とではその対応が異なります。また、御社の商標がリスクのある商標であるかは商標調査を行うことにより、把握することができるためです。
よくインターネットや業界の情報を調べたところ、同じ名称を使用している同業者がいないからといって、使用を開始している方もおられますが、そのような調査では侵害のリスクを回避したとはいえません。

必ず商標登録がされていないか調査を行うようにしてください。

商標の調査について

しかし、問題となる商標と使用している商標とが類似しているか否かの判断は極めて高度な知識を要求されるため、安易な判断に基づく使用は大変危険です。
従いまして、侵害となった場合のリスクを回避するのが必要であれば、最終的な判断については専門家に依頼することをお勧めします。

商標登録出願を行う

商標調査の結果、問題のある商標がない場合には、商標登録出願をすることをお勧めします。
確かに、商標登録出願を行うには、費用も時間もかかります。しかし、侵害のトラブルが発生した場合の損害はその費用をはるかに上回るものであり、企業経営にも大きな損害を与えるものとなりますので、その点を十分理解した上で出願の検討をされることをお勧めします。
また、商標登録を得ることにより、以下のメリットがございます。

1. 長年使用していたブランドなどを安心していつまでも使用することができます。

   商標権は、独占的に使用できる権利であるため、他者が似たような商標登録を受けていたとしても、商標権が存続する限りは文句を言われることはありません。
   またこの商標権は、更新することにより半永久的に権利を継続させることができるため、一度登録を受けてしまえば、いつまでも誰からも文句を言われることなく、自由にそのブランドを使用し続けることができます。

2. ニセモノを強力に排除することができます。

   商標権は、独占排他的効力を有する権利です。つまり、権原なくその権利範囲において商標を使用した者を排除することができます。
   ここで排除できる商標は、権利を取得した範囲のみならず、その類似範囲にもおよびます。また、その商標を使用していた者が商標登録されていたことを知らなかったとしても、営業的にまったく異なる地域で使用していたとしても排除することができます。
   例えば、北海道で商売をしているラーメン屋さんが商標を取得した場合、たまたま似たような名称を使用している沖縄県のラーメン屋さんの名称を商標権侵害により排除することもできます。

3. 商標権を売ったり貸したりすることができます。

   商標権は法律上、土地や建物に設定される「抵当権」などと同じく「財産権」という権利に属し、商標権を他人に譲渡（売買）したり、使用許諾（貸与）することが自由にできます。また、権利を分割して権利の一部を売ったり貸したりすることもできます。
   そのため、マンションのオーナーのように他者にその商標の使用をさせることで、自分では使用することなくライセンス契約による使用収入を得ることもできます。また、フランチャイズ契約を行うに際して商標のライセンス契約を合わせて締結することにより、登録商標の使用料も上乗せして請求することもできます。

出願〜登録までの手続の流れ

（画像をクリックすると拡大します。）

商標登録出願の手続

a 出願できる商標は？

商標法では、平面・立体を問わず視覚で認識できるものが保護の対象となります。したがって、「音」や「におい」は、保護の対象ではありません（イメージソング等の音は、著作物として著作権法で保護されることになります）。
具体的には、商標法では商標について「文字、図形、記号、立体的形状またはこれらの組み合わせまたはこれらと色彩の組み合わせ」とあり、次のようなものが対象となっております（商標法第2条）。

文字商標		（株）ヤクルト本社 （第1252231号）
図形商標		ヤマトホールディングス（株） （第3085606号）
記号商標		武田薬品工業（株） （第54111号）
結合商標		ナイキ インコーポレーテッド （第1517133号）
立体商標		（株）不二家 （第4157614号）

出願する商標については、既にロゴができている場合は、そのロゴと同じ形態（図形、記号、結合、立体のいずれかの形態）により、出願することをお勧めします。またロゴの色彩については、原則としてカラーバリエーションがある場合とない場合とを考慮して出願することをお勧めします。

ロゴが未だ決まっておらず、ネーミングのみ決定しているような場合は、先願主義（早い者勝ちの原則）を考慮して、まず文字商標として出願しておくことをお勧めします。その上でロゴが決まった段階でそのロゴについても出願を行うかについて検討をおこなうことをお勧めします。

1. 既にロゴが決まっている場合

   カラーバリエーションがない場合：　そのままの態様で出願
   カラーバリエーションがある場合：　白黒の色調がない態様で出願

2. ネーミングのみが決まっている場合

   まず文字商標で出願して、ロゴができた段階でロゴについての出願を再検討

b 出願に際し、決めることは？

出願に際しては、商号が定款を記載しなければならないのと同様に、商標も使用予定となる商品または役務（サービス）の範囲を指定する必要があります。
また、商品または役務（サービス）は、34分類からなる商品と12分類からなるサービス（役務）の計45分類に区分けされております。そして、出願登録時に発生する費用もその区分ごとに加算されるため、商品または役務（サービス）を検討することは商標にかけるコストを考える上でも重要となります。

出願に際して必要な事項

1. 出願する商標の特定
2. 使用を予定する商品・サービスの範囲の特定

なお、指定商品・役務の検索、各区分に該当する商品・役務については、前述の 特許電子図書館（ＩＰＤＬ） で検索することができます。

指定商品・役務の検索

「ＩＰＤＬ」→「商標検索」→「７．商品・役務名リスト」の順で検索サイトにアクセスすることができます。

各区分に該当する商品・役務

「ＩＰＤＬ」→「商標検索」→「７．商品・役務名リスト」→「類似商品・役務審査基準」の順でアクセスすることができます。
また、検索サイトにおいて「特許庁　類似商品・役務審査基準　９版」で検索を行った場合でもアクセスすることができます。

c 出願から登録までにかかる期間は？

おおむね、７〜１２ヶ月程度かかります。
なお、一定の条件を満たす場合は、申請により３ヶ月程度で登録する制度もございますので、早急な登録を必要とする場合は、弁理士等の専門家もしくは特許庁までお問い合わせください。

相手の権利が存在する場合

調査の結果、同一または類似の登録商標が存在する場合、直ちに侵害状態となることから、その権利者がその事実に気づいた場合は、使用の中止などを求めてくる可能性もあります。これらの状態を回避するためには、以下の手順により対応を検討する必要があります。

手順1 権利は存続しているか？

（権利が存続している場合は 手順2 へ）

権利が存続していなければ、権利侵害の主張も当然無効となります。
対応としては、再度相手方が出願する前に商標登録出願をすることで、トラブル発生を未然に防止することができます。まずは出願を最優先に対応しましょう。

手順2 商標は使用しているか？

（商標を使用している場合は 手順3 へ）

登録されている商標であっても、3年間継続してその商標を使用していない場合は、「不使用取消審判」請求により、商標権を取消すことができます。
この審判は何人でも請求できるため、同業種の会社に請求する場合など、請求人が知られると困る場合には、御社と関係性のない者が審判請求を行うことで、本当の請求人がわからないようにすることも可能です。

手順3 無効理由などはないか？

（無効理由などがない場合は 手順4 へ）

登録されている商標に無効とする理由がある場合、「無効審判」を請求して商標登録を無効にすることができます。
無効理由は種々ありますが、無効理由に該当するかの判断は高度な判断も要求されるため、専門家の判断を仰ぐことをお勧めします。

手順4 特別な理由はないか？

（特別な理由がない場合は 手順5 へ）

例えば、相手方の商標出願前に既に有名となっていたような場合は「先使用権」という権利が発生し、その範囲内で自由に使用ができます。
また、平成4年以前より使用しているサービスマークについては、「継続的使用権」という権利により、自由な使用が保障されている場合があります。さらに、一般名称として流通しているような名称は、自由な使用が認められる場合があります。
このような権利は商標権の例外として規定されている権利であり、最終的にはトラブルを回避することができますが、トラブルの発生を回避することはできません（形式的には商標権の侵害であるため）。そのため、可能であれば出願等の対応をすることによりトラブルを未然に防ぐ努力が必要でしょう。

手順5 交渉の余地はないか？

（交渉の余地がない場合は 手順6 へ）

相手方より、問題のある権利の譲渡もしくは権利の使用許諾を受けることができれば、自由に使用することができます。また、侵害警告の通知等を行わない旨の契約（不争契約）を行うことにより、安心して使用を受けることができます。
交渉については、専門家を介せずに行うことも可能ですが、契約書については不当な契約を締結しないように専門家のチェックを通すとよいでしょう。

手順6 使用中止を検討

通常、トラブルの発生は、そのブランドが有名となり、売り上げも好調な時機に通知されます。その方が、警告を通知された方のダメージが大きいためです。そのため、侵害を回避できない場合は、思い切って使用を中止し、新たな名称により再出発する決断も必要となります。
ネーミングによっては、名称の一部改変のみで侵害を回避できる場合もありますので、専門家の意見を参考に新たなネーミングを検討されることをお勧めします。

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